26 июня 2012 года арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака от фонда открытого творчества «Откровение» — администратора домена фото.рф — к ОАО «Фототехника-почтой» — правообладателю товарных знаков «Fotoru» и «ADLUM Foto.ru».

Когда то в далеком 2002 году компания ООО «Фототехника-почтой» (в последствии ОАО «Фототехника-почтой») подала заявку в Роспатент на регистрацию обозначения «Fotoru» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 — батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи электрические; видеокамеры; видеокассеты; видоискатели для фотографических аппаратов; камеры киносъемочные; компакт-диски [аудио-видео]; лампы- вспышки [фотография]; механизмы спусковые фотозатворов; объективы [оптика]; объективы для астрофотографии; приборы для измерения светочувствительности при фотографировании; приборы для измерения скорости в фотографии; стекатели для фотографических работ; устройства для сушки фотоснимков; фотоаппараты; фотоглянцеватели; экраны фотографические; экспонометры; флэшкарты; цифровые альбомы (накопители памяти); устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; программы для компьютеров; компьютеры.
37 — ремонт фотоаппаратов.
40 — печатание фотографий; обработка кинопленки; проявление фотопленок.
41 — формирование цифрового изображения.

Само обозначение состояло из символьного элемента «Fotoru» и графического компонента. Именно некоего символьного элемента, поскольку регистрация в качестве словесного обозначения «Fotoru» даже при наличии такого графического элемента в указанных классах противозаконна. Поскольку имела бы сходство, как минимум, по фонетическому и семантическому признакам с неохраноспособными обозначениями «foto» и «фото», которые характеризуют товары и услуги, и являются общепринятыми терминами в группе однородных товаров и услуг, по которым регистрировался товарный знак.

Первая часть статьи 1483 Гражданского кодекс Российской Федерации. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Не понятно каким чудом заявителю удалось убедить специалистов Роспатента и доказать им отсутствие у обозначениям «Fotoru» сходства с неохраноспособными обозначениями «foto» и «фото» (которые характеризуют товары и услуги, и являются общепринятыми терминами), но товарный знак номер 236577 был зарегистрирован. Возможно, заявители доказывали, что обозначение «Fotoru» — это просто набор символов или, что это графический элемент декора. Но заявителю удалось максимально абстрагироваться от термина и неохраноспособного обозначения «фото», иначе товарный знак не был бы зарегистрирован. Так же нельзя исключать элемент ошибки специалистов Роспатента. Искренне не хочется верить в злоупотребление, но, к сожалению, везде может присутствовать человеческий фактор в чистом числе и в Роспатенте).

Так же стоит отметить, что обозначение «ru» так же не обладает различительной способностью и не может быть охраняемым элементом товарного знака.

В итоге компания зарегистрировала обозначение практически непригодно, как средство индивидуализации. Позже в 2008 году компания регистрирует дополнительный товарный знак 408077 с комбинированным обозначением, состоящим из словесного элемента «ADLUM Foto.ru» и специфического графического.

При регистрации заявители ссылались на регистрацию первого товарного знака»Fotoru», наличие домена foto.ru и широкое использование компанией нового обозначения. При этом в новом товарном знаке словесные элементы «foto» и «ru», были зарегистрированы, как неохраняемые элементы этого товарного знака. Без этого обозначение вряд ли могло быть зарегистрировано, поскольку даже при наличии серьезного графического элемента было бы смешение с обозначением и термином «фото». Но компании опять удалось убедить специалистов Роспатента в своей добросовестности и отсутствии смешения их нового товарного знака с обозначением «фото».

Компании ОАО «Фототехника-почтой» надо было бы радоваться наличием регистраций таких слабых (практически «никаких») обозначений в качестве товарных знаков (мало того, один из которых был зарегистрирован в нарушении Закона), и строить свои отношения с окружающим их миром в понимании всех возможных последствий от злоупотребления своим правом на эти товарные знаки. Но компании этого показалось мало и они решили осуществить свой крестовый поход за доменом «фото.рф «. Ибо вдруг компания, прозрев, увидела поразительное сходство до степени смешения их товарных знаков со словесным обозначением «фото.рф».

В силу неграмотности наших судов в сфере ТЗ и доменных имен (что к сожалению бывает нередко), первая инстанция удовлетворила их исковые требования к администратору домена «фото.рф», признав сходство до степени смешения между товарными знаками «Fotoru» и «ADLUM Foto.ru» с доменом «фото.рф». Как это не печально для правообладателя товарных знаков, но он сам своими действиями доказал, что видит смешение своих товарных знаков с термином и обозначением «фото». А значит, регистрировал эти товарные знаки для злоупотребления своим правом. Компания, при регистрации товарных знаков, доказывая отсутствие сходства до степени смешения обозначений с «фото», вводила Роспатент в заблуждение, в действительности, рассматривая эти обозначения, как имеющие сходство с обозначением «фото». Понимая невозможность регистрации таких обозначений, компания пошла на «хитрость». Теперь же компания злоупотребляет своим правом и пытается использовать свои «сомнительные» товарные знаки.

Теперь есть все основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам компании ОАО «Фототехника-почтой» :

Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

…

6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

…

Администратор доменного имени — компания фонд открытого творчества «Откровение» — не заставил себя долго ждать и подал отдельный иск к правообладателю этих «сомнительных» товарных знаков о досрочном прекращении их правовой охраны. И теперь, правообладатель должен будет расстаться со своими товарными знаками, поскольку при детальном и объективном рассмотрении этого дела, очевидно, что Роспатент будут вынужден их аннулировать. Во всяком случае, это касается товарного знака «Fotoru», который обязан быть аннулирован из-за очевидного нарушения Гражданского Кодекса РФ и Правил регистрации товарных знаков.

Что касается второго обозначения — «ADLUM Foto.ru». Даже если суд не признает незаконность его регистрации (поскольку «foto» неохраняемый элементам этого товарного знака) и не увидит злоупотребление правом со стороны правообладателя, данный товарный знак не имеет и не может иметь сходство до степени смешения с «фото.рф», поскольку: 1) «foto» неохраняемый элемент товарного знака; 2) словесный элемент, так же включает в себе слово «ADLUM»; 3) обозначение, так же содержит специфический графический элемент.

Интересный момент. При наличии сходства смешения у товарного знака с обозначением «фото», правообладатель мог бы свободно зарегистрировать домен «фото.рф» в период приоритетной регистрации. Но поскольку словесный элемент «foto» в товарном знаке не имеет правовой защиты, и, мало того, обозначение содержит словесный элемент «ADLUM», то при всем желании ОАО «Фототехника-почтой» у них это не получилось бы.

Стайлер.рф будет внимательно следить за развитием ситуации.

Стaйлер.РФ © 2012. Все права на материал охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах, и принадлежат Стайлер.РФ.